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GUIA DE TRAMITES
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| PARTE
II - TRÁMITES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA EMPRESA |
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| CONTRATOS
DE CESIÓN Y LICENCIA DE LOS DERECHOS INDUSTRIALES |
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- Los derechos de propiedad
industrial son bienes objeto de valoración económica
que forman parte del patrimonio de la empresa, y por
tanto pueden transmitirse por todos los medios que el
derecho reconoce.
- Cesión: Es el contrato por
el que el titular de un derecho transfiere, generalmente
a cambio de un precio, la propiedad del derecho objeto
del contrato.
- Licencia. Es el contrato
por el que el titular de un derecho, reteniendo su
propiedad, autoriza a un tercero a usar o explotar ese
derecho en las condiciones previstas en el contrato que
se firme.
- Así pues, mientras que la
cesión supone la plena transmisión de la titularidad de
la marca, rótulo o nombre, la licencia es una simple
autorización para usar esa marca, rótulo o nombre.
| CESIÓN
Y LICENCIA DE MARCAS Y RÓTULOS DE ESTABLECIMIENTO |
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- No es necesario que los
contratos de cesión y licencia se inscriban en la
Oficina Española de Patentes y Marcas para ser válidos
y que produzcan efectos entre las partes, pero no surtirán
efectos frente a terceros hasta que no se formalicen por
escrito y se inscriban en la Oficina Española de
Patentes y Marcas.
- Para poder inscribir en la
Oficina Española de Patentes y Marcas los contratos de
cesión y/o licencia, éstos deberán hacerse contar en
documento público.
| Cesión |
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- La marca puede cederse
con toda la empresa, con la parte de la empresa que
utiliza la marca y se ve simbolizada por ella o
libremente sin la empresa.
- La cesión de la marca
debe realizarse obligatoriamente para todos los
productos o servicios y para todo el territorio. Es
decir, la cesión de la marca está sometida al régimen
de indivisibilidad.
- Exiten marcas cuya cesión
está prohibida; esto sucede con las marcas derivadas,
que sólo pueden cederse con la marca principal, y
con las marcas colectivas.
- También es posible
ceder los nombres comerciales, pero únicamente podrán
transmitirse con la totalidad de la empresa.
| Licencia |
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- A diferencia de la cesión,
que se rige por el principio de indivisibilidad de la
marca, los contratos de licencia pueden ser de distintas
clases o tipos, según el alcance territorial, temporal y
el objeto sobre el que recaiga. Así la licencia puede
ser:
- Total o parcial: Puede
ser otorgada para todos o parte de los productos o
servicios para los que la marca esté registrada.
- Para un periodo de
tiempo limitado o ilimitado: Puede otorgarse para un
periodo de tiempo limitado o no estipularse en el
contrato el periodo de tiempo y ser este ilimitado.
- Plena o limitada: Puede
otorgarse para todo el territorio nacional o sólo
para una parte.
- Simple o exclusiva: Si
el titular de la marca puede continuar con su uso,
será simple; si el titular de la marca sólo puede
usar ésta si se ha reservado expresamente el derecho
es exclusiva.
- Al conceder la licencia, el
licenciante sigue conservando la titularidad del signo y
las facultades que se derivan de dicho derecho; además
el licenciante puede controlar la calidad, la naturaleza
y las características de los productos y servicios
comercializados.
- Por otra parte, el
licenciatario también tiene facultades, así goza de la
facultad de usar la marca en las condiciones y con el
alcance previstos en el contrato. Además puede impedir
que el titular de la marca renuncie al registro de su
signo.
| CESIÓN
Y LICENCIA DE PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD |
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- Tanto la patente o modelo
de utilidad concedidos como la simple solicitud son
transmisibles, puediendo ser objeto de diversos negocios
jurídicos.
- Los contratos realizados
sobre patentes o sobre su solicitud deberán constar por
escrito para que sean válidos. No es obligario inscribir
estos contratos en la Oficina Española de Patentes y
Marcas, pero si no se inscriben surtirán efectos entre
las partes, pero no ante terceros de buena fe. Además
tampoco podrá mencionarse en los productos el hecho de
disponer de autorización para utilizar la patente o la
solicitud de patente.
- Para inscribir los
contratos de cesión y licencia de patentes en la Oficina
Española de Patentes y Marcas deberán hacerse constar
en documento público.
| Cesión |
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- El cedente, salvo pacto en
contrario, está obligado a poner a disposición del
cesionario los conocimientos técnicos que posea y que
resulten necesarios para una adecuada explotación de la
invención, debiendo el cesionario adoptar las medidas
necesarias para evitar su divulgación.
- También el cedente
responderá, salvo pacto en contrario, de la validez de
la patente, a no ser que hubiera actuado de mala fe, en
cuyo caso responderá siempre.
- Además, quien transmite
una patente responderá solidariamente con el adquirente
de las indemnizaciones por los daños habidos a terceras
personas por defectos inherentes a las invenciones.
- A los efectos de cesión,
la solicitud de patentes o la patente ya concedida y
objeto del contrato son indivisibles, aunque pueden
pertencer en común a varias personas. No se puede ceder
o gravar tan solo una parte de las reivindicaciones, sino
que han de ser cedidas o gravadas en su totalidad.
Tampoco se pueden ceder o gravar sólo determinadas
facultades, como la fabricación, sin ceder o gravar a la
vez la patente entiendida como un conunto indivisible de
derechos.
| Licencia |
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Licencia contractual
- Podrá ser objeto de
licencia no sólo la patente, sino también la propia
solicitud de la patente.
- Las parte contratantes podrán
acordar libremente el contenido y alcance de la licencia
y las obligaciones y derechos que de la misma se deriven.
Sólo en ausencia de cláusula contractual será de
aplicación los previsto en la ley.
- La licencia contractual no
podrá ser cedida a terceros, ni concederse sublicencias,
a no ser que en el contrato se establezca lo contrario.
- Los contratos de licencia
pueden ser de distintas clases o tipos, según el alcance
territorial, temporal y el objeto sobre el que recaiga.
Así la licencia puede ser:
- Limitada o ilimitada,
según se otorgue para todo el territorio nacional o
sólo para una parte.
- Esclusiva o no
exclusiva. Si es exclusiva el titular de la licencia
no podrá otorgar otras licencias y sólo podrá
explotar la invención si en el contrato se hubiera
reservado expresamente ese derecho.
- Para un periodo de
tiempo limitado o ilimitado: Puede otorgarse para un
periodo de tiempo limitado o no estipularse en el
contrato el periodo de tiempo y ser este ilimitado.
- Si en el contrato no se establece nada al
respecto se entenderá que la licencia es ilimitada y no
exclusiva, es decir que el titular de una licencia podrá
conceder licencias a otras personas y explotar por sí
mismo la invención.
- Quien concede la licencia,
salvo pacto en contrario, está obligado a poner a
disposición del licenciatario los conocimientos técnicos
que posea y que resulten necesarios para una adecuada
explotación de la invención, debiendo el licenciatario
a quien se transmiten dichos conocimientos secretos
adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación.
Así la licencia de patente comprenderá también el know-how
necesario para su explotación.
- El cedente de una licencia
responderá, salvo pacto en contrario, si posteriormente
se declara que carecía de la titularidad de la patente o
de las facultades necesarias para la realización del
negocio.
- Quien otorgue una licencia
sobre la solicitud de patente o una patente ya concedida
responderá solidariamente con el licenciatario, de las
indemnizaciones a que hubiere lugar como consecuencia de
los daños y perjuicios ocasionados a terceras personas
por defectos inherentes a la invención objeto de la
solicitud o de la patente.
- El licenciatario, a no ser
que tenga una licencia exclusiva y en el contrato se
establezca otra cosa, no podrá ejercer en su propio
nombre las acciones que se reconocen al titular de la
patente frente a los terceros que infinjan su derecho.
- No obstante lo anterior, el
licenciatario que no esté legitimado para ejercitar las
acciones por violación de la patente podrá requerir
notarialmente al titular de la patente para que entable
la acción judicial correspondiente. Si el titular no lo
hiciera en un plazo de tres meses, el licenciatario podrá
ejercitarla en su propio nombre.
- Es importante recordar que
la patentes caducan a los 20 años y que transcurrido
este periodo lo patentado es de dominio público y se
puede utilizar sin coste alguno, por lo que al negociar
el contrato habrá que tener en cuenta este dato.
Licencias de pleno
derecho y licencias obligatorias
Licencias de pleno derecho.
- El titular de la patente
podrá hacer un ofrecimiento público de licencias de
pleno derecho, por escrito, presentando ante la Oficina
Española de Patentes y Marcas, beneficiándose de una
reducción del 50% del importe de las tasas anuales que
ha de pagar para mentener en vigor la patente.
- Cualquir interesado podrá
obtener la licencia remitiendo un escrito a la Oficina
Española de Patentes y Marcas, indicando la utilización
que va a hacer de la invención.
Licencias obligatorias
- El titular de la patente
está obligado a explotar industrial y comercialmente la
invención, por sí o por persona autorizada por él, en
el plazo máximo de 3 años desde la publicación de la
concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad
Industrial. Si no la explota cualquier persona interesada
podrá obtener la licencia obligatoria para explotar la
invención patentada.
- Las licencias obligatorias
son otorgadas por la Oficina Española de Patentes y
Marcas y es esta Oficina la que fija las condiciones de
la licencia otorgada (el ámito de la licencia, el precio,
la duración...).
| CESIÓN
Y LICENCIA DE SEMICONDUCTORES |
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| Cesión |
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- Las topografías de los
productos semicondictores pueden ser libremente cedidas
por cualquiera de los medios que reconoce el derecho.
| Licencia |
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Licencia contractual
- La ley española no impone
ni la forma ni requiere otra carga a satisfacer por los
contratantes. No obstante, a pesar del silencio de la ley
parece que debe estimarse necesario que el contrato se
inscriba en la Oficna Española de Patwentes y Marcas
para que produzca efectos frente a terceros, y que cuando
las partes no regulen expresamente alguna cuestión en el
contrato, ésta deberá resolverse aplicando, en primer
lugar, las normas que sobre la materia contiene la Ley de
Patentes y, sólo en defecto de norma expresa, habrá que
acudir a las cuestiones generales sobre la materia.
Licencia obligatoria
- Los derechos exclusivos
otorgados por el semiconductor podrán ser sometidos a
licencias obligatorias cuando existan motivos de interés
público que lo aconsejen.
| CESIÓN
Y LICENCIA DE MODELOS Y DIBUJOS INDUSTRIALES |
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| Cesión |
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- Los modelos y dibujos
industriales, al igual que las distintas modalidades de
propiedad industrial son transmisibles por todos los
medios que el derecho reconoce, pero dichas transmisiones
no surtirán efectos respecto a terceros hasta que no se
acredite en la Oficina Española de Patentes y Marcas
mediante un documento fehaciente.
- Así pues, el titular de la
solicitud de registro de un dibujo o modelo industrial o
del dibujo o modelo industrial ya concedido puede
transmitir la titularidad de estos derechos presentando
en la Oficina Española de Patentes y Marcas el documento
en el que conste la cesión. Con la presentación del
documento será anotado el nuevo titular y la transmisión
tendrá efectos frente a terceros.
| Licencia |
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- La licencia del modelo y
dibujo industrial es un contrato atípico ya que no está
regulado e innominado.
- El contrato de la licencia
se perfecciona por el acuerdo entre las partes,
existiendo libertad de forma en su formalización.
- El contenido del contrato
vendrá determinado por las pactos, cláusulas y
condiciones que las partes establezcan, siempre que no
sean contrarios a las leyes, a la moral y al interés o
el orden público.
- Los contrato de licencia no
surtirán efectos respecto a terceros hasta que no se
acrediten en la Oficina Española de Patentes y Marcas
mediante un documento fehaciente.
- La licencia concedida podrá
ser:
- Para todo el territorio
nacional o para una parte.
- Limitada o ilimitada en
el tiempo.
- Exclusiva o no
exclusiva. Será exclusiva cuando al licenciante le
quede prohibido otorgar nuevas licencias o explotar
por sí el derecho.