El derecho español no
regula el contrato de franquicia; sí existe a nivel
comunitario el Reglamento sobre acuerdos de franquicia (Reglamento
nº 4087/88, de 30 de noviembre de 1988) y este REgla,mento
otorga el beneficio de la exención a los contratos que
se adecuen a su contenido.
En derecho español al no
existir regulación al respecto las partes acordarán
libremente las cláusulas que estimen convenientes y el
contrato se podrá formalizar de la forma que estimen más
oportuna. En ausencia de un acuerdo expresamente adoptado
por las partes se acudirá a las normas sobre marcas y
patentes, así como sobre contratos de arrendamientos y a
las normas generales sobre obligaciones y contratos.
Franquicia es un conjunto
de derechos de propiedad industrial o intelectual
relativos a las marcas, nombres comerciales, rótulos de
establecimiento, modelos de utilidad y dibujos, derechos
de autor, know-how o patentes que deberán explotarse
para la reventa de productos o la prestación de
servicios a los usuarios finales.
Acuerdo de franquicia es el
contrato en virtud del cual una empresa, el franquiciador,
cede a la otra, el franquiciado, a cambio de una
contraprestación financiera directa o indirecta, el
derecho a la explotación de una franquicia para
comercializar determinados tipos de productos y/o
servicios y que comprende por lo menos:
El empleo de una marca,
nombre comercial o rótulo de establacimiento común.
La presentación
uniforme de locales y/ medios de transporte.
La comunicación por el
franquiciador al franquiciados de un know-how.
La prestación continua
por al franquiciador al franquiciado de asistencia técnica
o comercial durante la vigencia del acuerdo.
Se pueden distinguir varios
tipos de franquicia de acuerdo con su objeto:
Franquicia
industrial o de producción: Es aquella por la
que el franquiciado fabrica el mismo los productos
que va a comercializar bajo la marca del
franquiciador. El franquiciado tiene que ajustarse a
las normas del franquiciador.
Franquicia de distribución: Es aquella por la que le franquiciado se compromete a vender derterminados productos en un establecimiento identificado con los signos e imagen de empresa del franquiciador.
Franquicia de servicio: Es aquella por la que el franquiciado ofrece un servicio bajo la marca y el nombre comercial del franquiciador y de conformidad con las directrices que éste le marca.
Existen una serie de cláusulas
que no son restrictivas con la competencia y que
normalmente figuran en los contratos de franquicia; esta
lista de cláusulas no es exhaustiva y se conoce como
lista de cláusulas blancas. Entre ellas cabe destacar
las siguientes:
La obligación del
franquiciado de vender exclusivamente los productos
que cumplen con las especificaciones de calidad
fijadas por el franquiciador.
La obligación del
franquiciado de vender sólo los productos fabricados
por el franquiciador o por un tercero desigando por
éste.
Las cláusulas de no
competencia. El franquiciado no podrá competir, ni
directa ni indirectamente, con el franquiciador ni
con los otros franquiciados.
La obligación de no
divulgar el know-how comunicado. Esta obligación
puede establecerse no sólo durante la vida del
contrato sino, incluso, más allá de la expiración
del contrato siempre y cuando el tiempo que se fije
sea un tiempo prudencial.
No utilizar el know-how
concedido por el franquiciador para otros fines que
la explotación de la franquicia.
Asistir y hacer asistir
a cursos de formación organizados por el
franquiciador.
La obligación del
franquiciado a aceptar el emplazamiento geográfico
de su local designado por el franquiciador e impidiéndole,
al mismo tiempo trasladarlo de sitio sin su
consentimiento.
La prohibición al
franquiciado de ceder, sin el consentimiento del
franquiciador, los derechos y obligaciones
resultantes del acuerdo de franquicia. Esto es, las
subfranquicias no autorizadas y los cambios en la
localización de las instalaciones de las franquicias.
Abonar al franquiciador
un porcentaje determinado de su ingreso para
publicidad y efectuar directamente la propia
publicidad con la aprobación del franquiciado.
Junto a estas cláusulas,
el Reglamento recoge otras obligaciones contractuales que,
si bien se estiman restrictivas, quedan exceptuadas en
virtud de lo establecido en el Tratado de Roma. Se
conocen como lista gris:
La obligación del
franquiciador de no conceder una franquicia a un
tercero en esa misma área, no explotar, en esa zona
geográfica, la franquicia por sí mismo y no
proporcionar a los terceros los productos objeto del
franquiciador.
La obligación del
franquiciado de abstenerse fuera del territorio del
contrato de buscar clientes a los cuales vender los
productos o prestar los servicios objeto de la
franquicia.
La obligación del
franquiciado de no fabricar, vender o utilizar en el
marco de la prestación de seervicios, productos
competidores con los productos del franquiciador que
sean objeto de la franquicia.
La obligación del
franquiciado de explotar la franquicia únicamente a
partir de los locales objeto del contrato.
Además de las cláusulas
blancas y grises, existen las cláusulas no permitidas
conocidas como lista negra. Estas cláusulas prohibidas
no podrán figurar en el contrato para acogerse a la
exención prevista en el Reglamento, y son:
La imposición al
franquiciado de restricciones en los precios. Las
restricciones de precios no precisan ser impuestas de
manera directa, basta con que esta restricción se
derive de actos o acuerdos indirectos.
El impedimento al
franquiciado a abastecerse de productos de calidad
equivalentes a los ofrecidos por el franquiciador.
El impedimento al
franquiciado de continuar utilizando el know-how
concedido tras la expiración del contrato, cuando
dicho know-how haya devenido de general conocimiento.
Los acuerdos cruzados
de franquicia entre dos fabricantes.
Las cláusulas que
prohiban al franquiciado impugnar la validez de los
derechos del franquiciador que forman parte de la
franquicia.
Las cláusulas que
impidan la competencia pasiva.
Los contratos de franquicia
generalmente se ajustan al contenido de este Reglamento y
gozan automáticamente de la exención en bloque prevista.
Sin embargo existen contratos con cláusulas que no están
previstas en el Reglamento y no figuran en él; son cláusulas
que no están ni excluidas ni incluidas en la exención y
por tanto el contrato no puede gozar de la exención en
bloque. Para estos casos el Reglamento prevé un
procedimiento rápido y simplificado para otorgar la
exención a esos acuerdos de franquicia.
LICENCIA
DE KNOW-HOW
Se entiende por know-how
los conocimientos técnicos no patentados, secretos y
sustanciales e identificados de forma apropiada.
El término secreto
significa que el conjunto de hnow-how no es conocido ni
facilmente accesible, por lo que parte de su valor reside
en la ventaja temporal que adquiere el licenciatario
cuando se le comunica.
El término sustancial
significa que el know-how incluye información importante
para un proceso de fabricación, un producto o servicio o
el desarrollo de los mismos y excluye toda información
intrascendente.
El término identificado
significa que el know-how ha de describirse o registrarse
de tal forma que sea posible comprobar si se cumplen los
requisitos de secreto y sustancialidad, así como
garantizar que la libertad del licenciatario de explotar
su propia tecnología no resulta indebidamente
restringida.
Existe a nivel comunitario
el Reglamento CEE nº 556/89 de 30 de noviembre de 1988
sobre licencia de know-how. Este Reglamento otorga el
beneficio de la exención previsto en el artículo 852.3
del T.C.E.E. a los contratos que se adecuen a su
contenido.
El Reglamento se aplicará
cuando intervengan dos empesas y entre ellas establezcan
acuerdos puros de licencia de know-how, acuerdos mixtos
de licencia know-how/patente y know-how/patente/marca o
nombre comercial.
Los acuerdos puros de
licencia know-how son aquellos por los que una empresa,
el licenciante, comunica el know-how, con o sin la
necesidad de revelar cualquier mejora posterior, a otra
empresa, el licenciatario, para su explotación en el
territorio concedido.
Los acuerdos mixtos de
licencia de know-how y de licencia de patentes, son
aquellos por los que se concede una tecnología
constituida a la vez por elementos no patentados y
patentados en uno o más Estados miembros.
Existen en el Reglamento
una serie de cláusulas que no son restrictivas con la
competencia y que normalmente figuran en las licencias de
know-how; esta lista de cláusulas no es exhaustiva y se
conoce como lista de cláusulas blancas. Entre ellas cabe
destacar las siguientes:
La obligación del
licenciatario de no divulgar el know-how comunicado
por el licenciante.
La obligación del
licenciatario de no conceder sublicencias o de no
ceder la licencia.
La obligación del
licenciatario de no explotar el know-how concedido
después de la expiración del acuerdo, en la medida
en que know-how siga siendo secreto.
La obligación del
licenciatario de de comunicar al licenciante
cualquier experiencia obtenida al explotar la
tecnología concedida y de concederle una licencia no
exclusiva sobre las mejoras de dicha tecnología,
siempre que concurran las circunstancias señaladas
en el Reglamento.
La obligación del
licenciatario de respetar las especificaciones mínimas
de calidad del producto bajo licencia o de obtener
bienes o servicios del licenciante o de una empresa
por él designada.
Las obligaciones de
informar al licenciante del mal uso del know-how, o
de las infracciones de las patentes concedidas, o de
entablar o de prestar asistencia al licenciante para
entablar una acción contra el mal uso o las infracciones mencionadas.
La obligación del
licenciatario, en caso de que el know-how pasara a
ser de dominio público, de continuar pagando, hasta
la expiración del acuerdo, los cánones con arreglo
a los importes, periodos y modalidades de pago
libremente establecidos entre las partes, sin
perjuicio del pago de una indemnización adicional en
caso de que el know-how pasara a ser de dominio público
por una violación del acuerdo por el licenciatario.
La obligación del
licenciatario de pagar un canon mínimo o de producir
una cantidad mínima del producto bajo licencia.
La obligación del
licenciatario de identificar el producto bajo
licencia con el nombre del licenciante.
La obligación del
licenciatario de no utilizar el know-how del
licenciante para crear nuevas instalaciones
destinadas a terceros, ello sin perjuicio del derecho
del licenciatario a aumentar la capacidad de sus
instalaciones o de crear nuevas para su propio uso en
condiciones normales, incluido el pago de cánones
adicionales.
Junto a estas cláusulas,
el Reglamento recoge otras cláusulas contractuales que a
pesar de implicar una restricción, su inclusión en el
contrato no impedirá el beneficio de la exención. Se
conocen como lista gris, entre éstas están:
La obligación del
licenciante de no conceder licencia a otras empresas
para explotar la tecnología concedida en el
territorio concedido.
La obligación del
licenciante de no explotar la tecnología concedida
en el territorio concedido.
La obligación del
licenciatario de no explotar la tecnología concedida
en territorio reservando al licenciante.
La obligación del
licenciatario de no comercializar el producto bajo
licencia en los territorios concedidos a otros
licenciatarios.
La obligación del
licenciatario a usar sólo la marca del licenciante,
siempre que no impida al licenciatario identificarse
como fabricante del producto bajo licencia.
La obligación del
licenciatario de limitar la producción del producto
bajo licencia a la cantidad que precise para fabricar
y vender dicho producto.
Además de las cláusulas
blancas y grises, existen las cláusulas no permitidas
conocidas como lista negra. Estas cláusulas prohibidas
no podrán figurar en el contrato, si figuran se perderá
la exención prevista en el Reglamento. Las cláusulas
son:
Que se impida al
licenciatario continuar usando el know-how concedido
tras la expiración del acuerdo si, entre tanto,
dicho know-how ha pasado a ser de dominio público.
Que el licenciatario
quede obligado a ceder, total o parcialmente, al
licenciante los derechos sobre las mejoras o nuevas
aplicaciones de la tecnlogía concedida, o a conceder
al licenciante una licencia exclusiva sobre mejoras o
nuevas aplicaciones de la tecnología concedida, o
cuando se trate de un acuerdo que incluya un
aprohibición del uso tras la expiración del mismo,
a concder al licenciante licencias para mejoras que
no sean separables del know-how del licenciante.
Que se obligue al
licenciatario a aceptar especificaciones de calidad y
otras licencias o a solicitar bienes y servicios que
no desee, a menos que sean necesarios para explotar técnicamente
de forma satisfactoria la tecnología concedida.
Que se prohiba al
licenciatario impugnar el carácter secreto del know-how.
Que el licenciatario
deba pagar un canon sobre bienes y servicios que no
se produzcan por medio de la tecnología concedida.
Que una de las partes
quede limitada en cuanto a los clientes a los que
puede servir.
Que se limite la
cantidad de productos bajo licencia que una parte
puede fabricar o vender.
Que se limite a una
parte la posibilidad de determinar los precios,
componentes de los precios o descuentos de los
productos bajo licencia.
la duración inicial
del acuerdo de licencia se prorrogue automáticamente
mediante la inclusión en el mismo de cualquier
mejora comunicada por el licenciante, a menos que el
lilcenciatario tenga derecho a rechazar dichas
mejoras o que cada parte tenga derecho a poner fin al
acuerdo al expirar el periodo inicial y ,
posteriormente, por lo menos, cada tres años.
Los contratos de know-how
generalmente se ajustan al contenido de este Reglamento y
gozan automáticamente de la exención en bloque prevista.
Sin embargo existen contratos con cláusulas que no están
previstas en el Reglamento y no figuran en él; son cláusulas
que no están ni excluidas ni incluidas en la exención y
por tanto el contrato no puede gozar de la exención en
bloque. Para estos casos el Reglamento prevé un
procedimiento rápido y simplificado para otorgar la
exención a esos acuerdos de know-how.
